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9 febbraio 2022
Rolex pone fine alla vendita di orologi ricondizionati da parte di una società non affiliata
Secondo la Corte americana, l'azienda BeckerTime e il suo proprietario erano coinvolti per violazione e contraffazione di marchi, in quanto facevano un uso non autorizzato dei marchi Rolex.
La Redazione
Nella presente vicenda (Rolex Watch USA, Inc., v. BeckerTime LLC), l'Azienda BeckerTime utilizzava orologi Rolexprecedentemente autentici ma modificati aggiungendo "lunette aftermarket" e "cinturini aftermarket” che a volte includevano una chiusura Rolex originale o fibbia che esibiva i marchi Rolex; tuttavia, nessuno di questi veniva prodotto (quindi autorizzati) dalla stessa Rolex. Di conseguenza, sostituendo queste parti "integrali e necessarie" con parti di ricambio Rolex non originali di "qualità inferiore" e, allo stesso tempo, presentandosi come "Rivenditore di orologi usati certificato" e "Maestro orologiaio certificato Rolex", secondo la società ricorrente, la BeckerTime rischiava di confondere i consumatori sulla natura e sull'affiliazione di Rolex con gli orologi.
Nel procedimento, secondo il Giudice, considerando i vari fattori di rischio di confusione, i vari elementi portavano alla considerazione di una contraffazione. Tra le altre cose, la Corte americana confermava che i consumatori avevano espresso un certo grado di confusione sul fatto che gli orologi fossero "Rolex completamente originali" ma composti da parti non totalmente della medesima società costruttrice. Oltre a ciò, la Corte ha ritenuto che il modello di BeckerTime di autoproclamarsi come "orologiaio certificato Rolex" suggeriva un'affiliazione o una sponsorizzazione (ma che in effetti mancava). Invero, proprio la BeckerTime (sul sito Web) indicava che le parti di ricambio non erano parti originali Rolex e che la stessa non era affiliata a Rolex.
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L'azienda BeckerTime utilizzava i marchi Rolex per "identificare i propri orologi alterati", eliminando così la potenziale applicabilità di una difesa nominativa del fair use, che consente l'uso del marchio di un altro in modo veritiero per identificare beni o servizi. |
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La Corte americana ha ritenuto che il "posizionamento di fermagli Rolex originali" di BeckerTime - che sono tradizionalmente decorati con il logo della corona Rolex - "su bracciali non originali aumentasse il rischio di confusione sulla genuinità dell'orologio" e, in effetti, soddisfava l'asticella più alta della contraffazione dei marchi. |
A parere della Corte, inoltre, attesi i “grandi interessi commerciali”, il colosso svizzero degli orologi aveva aspettato troppo a lungo per sporgere denuncia dato che avrebbe dovuto essere a conoscenza della pratica di BeckerTime di offrire orologi contraffatti o altrimenti contraffatti nel 2010, quando il suo consulente legale esterno venne a conoscenza di "spedizioni a BeckerTime di orologi Rolex usati" e della presunta qualità scadente degli orologi.
In conclusione, la società Rolex ha prevalso nella sua offerta di impedire all'azienda concorrente di offrire orologi modificati che "contengano entrambi Rolex e parti non Rolex", commercializzandosi come "orologiaio certificato Rolex".