Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 2571/2018, depositata in data 15.10.2018, ha rigettato l’appello proposto dalla Distilleria F.lli C. s.r.l. contro la sentenza n. 3015/2015 del 6.10.2015 con cui il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di P. Distillerie s.r.l., finalizzata ad accertare la nullità, per difetto di novità, del marchio “P. vodka” e ad ottenere l’inibizione del suo ulteriore uso in quanto costituente contraffazione del marchio italiano “P.” n. (omissis) e comunitario “P.” n. (omissis). Il giudice d’appello ha, altresì, rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla Distilleria F.lli C. s.r.l. diretta ad accertare l’intervenuta rinuncia/decadenza parziale per non uso ex art. 24 c.p.i. dei segni avversari e l’intervenuta convalidazione del proprio segno, ex art. 28 c.p.i..

Per quanto è ancora di interesse, con riferimento a quest’ultima statuizione, il giudice di secondo grado ha condiviso l’impostazione del primo giudice secondo cui, ai fini della convalidazione ex art. 28 c.p.i., il termine di preclusione non deve essere fatto decorrere dal momento del deposito della domanda o dalla conoscenza dell’uso di fatto anche in pendenza della domanda di registrazione del segno successivo, bensì da quello posteriore della registrazione del segno successivo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Distilleria F.lli C. s.r.l. affidandolo ad un unico articolato motivo. La P. Distillerie s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 c.p.i..

Lamenta la società ricorrente che la Corte d’Appello ha negato la convalidazione del marchio posteriore “P. Vodka” nonostante fosse stata data la dimostrazione, non contestata ed anzi riconosciuta dal titolare del marchio anteriore, della consapevolezza dell’uso consecutivo per oltre un quinquennio del marchio successivo, tollerandolo senza agire in giudizio per la sua nullità e/o contraffazione. In proposito, evidenzia che mentre, nella vigenza dell’art. 48 Legge Marchi, il termine quinquennale era chiaramente riferito all’uso pubblico ed in buona fede successivo alla registrazione ed era espressamente previsto che il quinquennio iniziasse a decorrere dopo la pubblicazione dell’esemplare di marchio nel relativo Bollettino, in seguito alla riforma del d.lgs n. 480/1992, la norma sulla convalidazione (attualmente l’art. 28 c.p.i.) prevede che incorrano nella preclusione dell’esercizio dell’azione di nullità e/o di contraffazione i titolari dei diritti anteriori che abbiano ” durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile”. E’ stato quindi eliminato qualsiasi riferimento alla pubblicazione della registrazione del marchio da convalidare.

Ad avviso della ricorrente, il quinquennio ai fini della convalidazione inizia a decorrere dal momento della conoscenza effettiva dell’uso del marchio posteriore da parte del titolare del marchio anteriore, fermo restando che il marchio posteriore dovrà essere necessariamente registrato, non essendo possibile invocare la convalidazione di un marchio di fatto. Nel caso di specie, la ricorrente aveva fornito la prova dell’inizio della decorrenza del quinquennio di tolleranza, coincidente con l’invio da P. a C., nel luglio 2007, della lettera di diffida dall’utilizzare ulteriormente il marchio “P.Vodka”, del quale era stata depositata domanda di registrazione, mentre l’azione di nullità del marchio posteriore – che era stato nel frattempo registrato nel 2010 - era stata proposta nel 2012.

Infine, la ricorrente sostiene che la sentenza della Corte di Giustizia 22.9.2011 nel procedimento C- 482/09, Budvar – richiamata sovente dalla giurisprudenza nazionale per motivare la decisione di far coincidere l’inizio del quinquennio di tolleranza con la data di registrazione del marchio posteriore – è stata male interpretata: ad avviso della ricorrente, la pronuncia eurounitaria avrebbe solo affermato che la registrazione del marchio posteriore costituisce una condizione necessaria per far decorrere il termine per il quinquennio, mentre elemento costitutivo della fattispecie sarebbe costituito dalla prova della tolleranza del titolare del diritto anteriore, che ben può essere fornita con la diffida inviata da quest’ultimo cui non sia seguita la proposizione dell’azione di nullità entro il termine tassativo di cinque anni.

2. Il ricorso è infondato.

Ad avviso della ricorrente, la giurisprudenza nazionale avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza eurounitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia 22.9.2011 nel procedimento C- 482/09, Budvar. In particolare, tale pronuncia avrebbe considerato la registrazione del marchio posteriore solo come condizione necessaria per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza, ma non requisito imprescindibile per la decorrenza del periodo di tolleranza, che decorrerebbe, invece, dal momento in cui il titolare del marchio anteriore ha avuto conoscenza effettiva dell’uso del marchio posteriore.

Questo Collegio non condivide tale impostazione.

Da un attento esame della sentenza della Corte di Giustizia sopra indicata, in particolare, del punto 62 che riassume le conclusioni cui è pervenuto l’organo giurisdizionale eurounitario, emerge che le condizioni necessarie (che devono essere verificate dal giudice nazionale) per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza sono le seguenti:”…in primo luogo, la registrazione del marchio nello stato membro interessato; in secondo luogo, la circostanza che il deposito di tale marchio sia stato effettuato in buona fede; in terzo luogo, l’uso del marchio posteriore da parte del suo titolare nello Stato membro in cui è stato registrato, e in quarto luogo, la circostanza che il titolare del marchio anteriore sia al corrente che il marchio posteriore è stato registrato e viene usato dopo la sua registrazione..”.

Dunque, la Corte di Giustizia è assai eloquente nel ritenere non sufficiente, ai fini della decorrenza del quinquennio di convalidazione, la conoscenza da parte del titolare del marchio anteriore del mero uso del marchio posteriore: occorre che il titolare del marchio anteriore sia al corrente dell’intervenuta registrazione del marchio posteriore e che quest’ultimo venga usato dopo la sua registrazione.

Va, peraltro, osservato che la sentenza in oggetto ha illustrato (vedi i punti 31, 45 e da 48 a 50), le ragioni per cui ha ritenuto imprescindibile, ai fini della decorrenza del periodo di tolleranza, l’intervenuta registrazione del marchio posteriore: tenuto conto che, per ragioni di certezza del diritto, come si evince anche dall’undicesimo considerando della direttiva 89/104 – ma vedi sul punto anche l’art. 53 par. 2 reg. 40/1994 - il titolare del marchio anteriore non può più chiedere la nullità ovvero opporsi all’uso di un marchio di impresa posteriore al proprio qualora ne abbia coscientemente tollerato l’uso per un lungo periodo (tranne che il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede), ai fini dell’art. 9 n. 1 della direttiva 89/104 , la nozione di “tolleranza” deve essere interpretata nel senso che “..non si può ritenere che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato l’uso in buona fede consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico a quello di tale titolare qualora quest’ultimo non disponesse di nessuna possibilità di opporsi a tale uso…” (punti 45 e 50).

Dunque, la Corte di Giustizia ha ritenuto imprescindibile, ai fini della decorrenza del periodo di tolleranza, il requisito della registrazione del marchio posteriore, proprio perché, avuto riguardo alla sanzione della decadenza dall’azione di nullità e di opposizione amministrativa prevista a carico del titolare del marchio anteriore che abbia tollerato l’uso del marchio posteriore, il titolare del marchio anteriore, solo una volta intervenuta la registrazione, è posto realmente in condizione di “opporsi all’uso del marchio posteriore” , promuovendo i ricorsi giurisdizionali (azione di nullità) o amministrativi, previsti dal suo ordinamento, che siano idonei a sortire “l’effetto di interrompere il termine di preclusione per tolleranza” (punto 49).

La Corte di Giustizia ha confermato il proprio orientamento, inaugurato con la citata pronuncia Budvar, anche nella sentenza del 6.6.2013, causa C 381/12.

In particolare, in quest’ultima pronuncia, l’organo giurisdizionale eurounitario, dopo aver confutato la tesi secondo cui il dies a quo del termine di preclusione per tolleranza coinciderebbe con la data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario posteriore, ha affermato al punto 53, che, per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza in caso di uso di un marchio posteriore identico al marchio anteriore, tra le condizioni da soddisfare “..figurano, in particolare, il fatto che il marchio posteriore deve essere registrato nonché il fatto che il titolare del marchio anteriore deve essere al corrente della registrazione del marchio posteriore e dell’uso del medesimo dopo la sua registrazione..” (conforme anche Corte di Giustizia 20.4.2016, causa T-77/15, punto 30).

Tali principi sono stati recentemente affermati anche da questo giudice di legittimità (vedi pagg. da 10 a 12) nella sentenza n. 18736/2018.

Va, infine, precisato che la registrazione del marchio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della decorrenza del termine di preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore fornire sempre la prova dell’esistenza di una conoscenza effettiva dell’uso di detto marchio da parte del titolare del marchio anteriore dopo la registrazione (vedi in questi termini sempre Corte di Giustizia 20.4.2016, punto 33). Alla luce di tale chiarimento, la sentenza impugnata deve essere corretta, a norma dell’art. 384 ult comma cod. proc. civ. (non influendo, comunque, l’imprecisione sulla correttezza della decisione impugnata), nella parte in cui ha affermato che la registrazione del secondo marchio costituisce conoscenza “legale” del nuovo segno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso .

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13