Nella presente vicenda (Vans, Inc. et al, v., Inc., et al, 8:21-cv-01876), il Tribunale federale della California ha accolto la mozione di Vans per un'ingiunzione preliminare, ordinando a Walmart di astenersi dal produrre, commercializzare e vendere calzature che recano i marchi Vans, inclusi quasi 30 modelli di scarpe presumibilmente contraffatti che ha offerto in passato per tutta la durata del caso.

L'ordine arriva sulla scia della denuncia di Vans contro Walmart alla fine dello scorso anno, sostenendo che il titano della vendita al dettaglio aveva intrapreso una campagna crescente per eliminare praticamente tutte le sue scarpe più vendute.

Nell'ordinanza appena emessa, secondo il giudice della Corte distrettuale, ciascuna delle scarpe contraffatte di Walmart utilizzava un'imitazione del marchio registrato “Vans a strisce laterali", il marchio di cucitura più di una dozzina di versioni imitazioni delle scarpe “Old Skool di Vans". Nello specifico, Vans aveva fornito la testimonianza di aver utilizzato in modo continuativo ed esclusivo, ovvero il trade dress. Oltre a ciò, Vans aveva dato prova di aver speso decine di milioni di dollari per pubblicizzare le scarpe sia sui media tradizionali che online, generando ricavi per oltre 16 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti.

Il trade dress è la caratteristica dell'aspetto visivo di un prodotto o della sua confezione che indica la provenienza del prodotto ai consumatori. Il trade dress è un aspetto della legge sui marchi, che è una forma di legge sulla protezione della proprietà intellettuale.

Oltre a ciò, secondo il Tribunale, le prove di Vans - sulla perdita del controllo del mercato, della confusione dei consumatori e della scarsa qualità delle scarpe di Walmart - erano sufficienti per stabilire un probabile danno irreparabile in assenza di provvedimenti ingiuntivi. Per tali motivi, il Tribunale ha ordinato a Walmart di astenersi dall'usare qualsiasi vestito commerciale o marchio che fosse sostanzialmente simile ad esso, in connessione con le sue scarpe o servizi correlati per la durata del contenzioso.

A parere del Tribunale, l'unico fattore che non poteva essere preso in considerazione era l'uso di canali di marketing. Invero, dato che Vans sosteneva solo una confusione post-vendita, a questo proposito, i giudici hanno ritenuto che il fattore del canale di marketing era diretto alla confusione pre-vendita e, quindi, irrilevante per la questione dopo che il prodotto contrassegnato era entrato nell'area pubblica.